作为商标持有人的你是否曾收到国家知识产权局发来的《关于提供注册商标使用证据的通知》?收到了该怎样应对?尚且没有收到的企业,怎样提前预防自己的商标被撤销?
一、什么叫“撤三”呢?
《商标法》第四十九条第二款规定:注册商标……没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。行业内简称为“撤三”。
从上图的“撤三”通知书可以看出,提交“撤三”申请的主体是北京某律师事务所。律师事务所和商标持有人(企业)之间不构成竞争关系,为什么要针对商标持有人“撤三”呢?这是因为商标持有人的竞争对手不愿暴露自己,充分利用了上述法条中“任何单位或者个人”都可以提交“撤三”申请的规则,不以自己的名义、而是以自己委托的律所的名义提出申请。这就像躲在暗处放冷箭一样,出其不意,而又不被发现,可很好地保护自己不被反“撤三”。
二、收到“撤三”通知书该怎么办呢?
最好委托一家专业的律所或机构代为办理,以避免自己经验不足,引起不必要的损失。按照专业人员的要求,提交商标使用的证据。《商标法》第四十八条:本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。商标的本质属性是其识别性或者指示性,不用于识别或区分商品或服务来源的使用,不是商标法意义上的使用行为。
2018年9月5日,国家工商行政管理总局商标局发布了如下情形不被视为《商标法》意义上的商标使用:
1)商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明;
2)未在公开的商业领域使用;
3)仅作为赠品使用;
4)仅有转让或许可行为而没有实际使用;
5)仅以维持商标注册为目的的象征性使用;
6)如果实际使用的商标与核准注册的商标相比,改变了其显著特征的,不能视为注册商标的使用。
《商标法实施条例》第六十六条规定了商标注册人应当在收到“撤三”通知之日起两个月内提交该商标在撤销申请前三年商标使用的证据材料,或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。也就是说,商标注册人承担商标使用的举证责任。商标使用的证据材料,既包括商标注册人使用注册商标的证据材料,也包括商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。商标注册人提交的商标使用证据材料应当符合以下要求:
1)能够显示出使用的系争商标标识;
2)能够能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上;
3)能够显示出系争商标的使用人,既包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的,应当能够证明许可使用关系的存在;
4)能够显示出系争商标的使用日期,且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内;
5)能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内使用。
上述条款中的“说明不使用的正当理由”的“正当理由”是指:
1)因不可抗力未使用或者停止使用商标;
2)因政策性限制未使用或者停止使用商标;
3)因破产清算未使用或者停止使用商标;
4)商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他不可归责于商标注册人的客观事由,尚未实际使用或者停止使用注册商标。
前面1)-3)项比较好理解,在此不再赘述。第4)项主要针对某些经营活动需要行政审批的情形。在实践中,商标局在商标注册人提交证据证明“具有真实使用的意图”且“有实际使用的必要准备”两个条件,即认定为有“正当理由”。
当商标注册人提交的证据符合上述要求时,一般在提交证据之后的4个月左右的时间,商标局便会下发注册商标不予撤销的“撤三”决定。
三、尚且没有收到的企业,怎样提前预防自己的商标被撤销?
(一)梳理商标法律状态及使用情况
建立供企业内部查询及维护的商标档案,及时更新商标法律状态及使用情况。可以参照《商标档案管理办法(征求意见稿)》建立企业自己的商标档案管理制度。良好的制度可以完善商标管理工作,避免不必要的损失。
(二)规范使用商标
注册商标的使用需要同时满足以下三个条件,才可以称作规范使用。(1)商标实际使用人和商标注册人应当保持一致,或者是后者的被许可人。(2)商标标识应当与商标注册证上的标识保持一致。(3)商标的使用范围仅限于被核准的商品或者服务范围。缺少上述任何一个要件,都构成商标不规范使用行为。
在我们知产团队为公司进行商标维权等服务的过程中,经常发现商标存在不规范使用的情况,如自行改变注册商标的文字、图形、颜色或其组合但仍加注注册商标标记;广告宣传中商标使用不当,使用他人商标抬高自己商标的知名度或以自己商标贬抑他人商标;组合商标使用不规范;反向假冒;产品宣传手册、产品包装等使用的商标标识与商标注册证上的标识不一致、超范围使用及未注册商标上使用“注册商标”字样或注册标记等问题。
企业应对商标使用情况进行逐一梳理核查,最后整改。不要盲目擅自改变注册商标标识及使用范围,可能增加侵犯他人注册商标的风险。未注册商标不要冒充注册商标使用。法律禁止作为商标使用的标志不要作为商标使用。在强制注册的商品上不要使用未注册商标。
(三)日常工作注意留存商标使用证据,防止被竞争对手以连续三年不使用为由提出撤销申请。
1)商品包装箱上规范使用商标及产品型号;
2)商品外观上规范使用商标;
3)销售合同上注明产品型号及商标;
4)发票上注明产品型号及商标。
5)对外宣传手册上规范使用商标;
6)展会展板上规范使用商标。
(四)已经使用但尚未注册商标的,及时提交商标注册申请。
1)在商品上使用或准备使用新的商标标识,建议尽快申请注册商标;
2)已经注册的商标,在使用过程中,发生变化,并形成一定影响或辨识度更高,建议及时提交商标注册申请;
3)已经注册的商标,扩展到新的使用范围,建议及时提交商标注册申请。
(五)公司注册地址变更,需提交变更申请
注册人的地址,属于注册人的基本信息,涉及相关法律文书的送达以及行政、司法管辖权确定等事项,必须真实。依照商标法的规定,改变注册人的地址,属于注册事项的变更,应当提出变更申请。不提出变更申请,自行改变注册人地址的,属于商标法禁止的行为,应当承担相应的法律后果。
(六)注册商标有效期满后应该及时续展
注册商标的有效期为10年,注册商标有效期满,需要继续使用的,商标注册人应当在期满前12个月内办理续展手续。如果在此期限内没有办理的,还可以在6个月的宽限期内进行办理,需缴纳延迟费用。
(七)不提倡全类注册,选择重点或核心类别进行商标注册
如果企业的经营范围比较窄,选择全类商标注册,他人更容易提出“撤三”申请,导致企业前期注册商标的工作变得毫无意义,造成人力和资金的浪费,增加商标管理成本。因此,应选择与企业自身经营范围密切相关的类别进行重点注册,加强企业的核心业务的品牌保护;选择企业未来可能进入领域进行辅助注册,为企业发展留有一定的空间。
(八)提高企业商誉和知名度,打造驰名商标
驰名商标,指在市场上享有较高声誉,为相关公众所熟知,并且有较强竞争力的商标。对驰名商标的保护不仅仅局限于相同或者类似商品或服务,而且就不相同或者不相类似的商品申请注册或者使用时,都不予注册并禁止使用,因此驰名商标被赋予了比较广泛的排他性权利。驰名商标的跨类别保护使得其比普通商标具有更强的排他性,保护力度更强。
综上所述, 商标申请提交前,应充分考虑如何选择商标注册类别;商标注册成功后,应注意规范使用商标并保留商标使用证据;完善企业内部商标管理制度;加强宣传,重视商誉,打造企业自主品牌。